Закон о рекламе товарный знак

Закон о рекламе товарный знак

Товарные знаки в рекламе – если Вы не владелец ТМ

Правообладатель зарегистрированного товарного знака вправе по своему усмотрению использовать находящуюся в его распоряжении интеллектуальную собственность, в том числе и товарные знаки. Одним из вариантов такого использования является применение товарных знаков в рекламе собственной продукции.

Вместе с тем, нередко у предпринимателей возникает, не только желание, но и необходимость включить в свои рекламные материалы товарные знаки, принадлежащие другим лицам. Всегда ли это допустимо? Постараемся разобраться.

Подобная необходимость может возникнуть у сервисных компаний, оказывающих услуги в отношении продукции определенных фирм (например, компании, занимающиеся ремонтом товаров конкретных производителей: бытовой техники, автомобилей, компьютеров и пр.). Либо дилеры для продвижения товара в рекламе своей деятельности упоминают о продукции под чужими товарными знаками.

Случаи из жизни — компания по ремонту холодильников указывает в своей рекламе товарные знаки компаний, чьи холодильники она ремонтирует. Дилер конкретных автомобилей использует в рекламных материалах торговые марки соответствующего автомобильного концерна.

Является ли такое упоминание торговых марок других правообладателей нарушением закона? Как показывает судебная практика, далеко не каждый подобный случай может расцениваться именно как правонарушение.

Для того чтобы не перейти границу, установленную действующим законодательством, следует соблюдать определенные правила, основные из которых перечислены ниже.

• Реклама должна быть достоверной и не приводить к возникновению у потребителя впечатления, что чужие торговые марки собственность рекламодателя.

• Товары под чужим товарным знаком, используемым в подобной рекламе, должны быть правомерно введены в гражданский оборот на территории нашей страны (правообладателем или с его согласия).

Безусловно, каждый случай использования чужих торговых марко в рекламе уникален и достоин отдельного изучения. Вместе с тем общее правило таково — использование товарных знаков других лиц в рекламе может иметь место, но исключительно в качестве чужих.

Если требования закона были проигнорированы, нарушителя ждут неблагоприятные последствия. Так, Гражданский кодекс предусматривает, что владелец знака вправе потребовать, а нарушитель обязан удалить товарный знак (или сходное обозначение), права на который были нарушены, с продукции, а также с материалов по оказанию услуг или выполнению работ, включая рекламу и вывески.

Кроме того, обладатель прав на знак вправе обратиться в суд с требованием о выплате ему внушительной компенсации.

Что делать, чтобы не переступить закон и не перейти в разряд нарушителей с последующей выплатой компенсации? Ответ прост – соблюдать требования действующего законодательства и правильно оформлять права по использованию торговых марок и других объектов интеллектуальной собственности. А именно – заключать лицензионные договоры с законными владельцами товарных знаков, договоры авторского заказа, фиксировать обязанности авторов служебных произведений и пр.

Владельцам торговых марок, которые заинтересованы в том, чтобы их бренд (марка, знак, логотип) не использовался без разрешения, стоит напомнить, что торговая марка получает надежную правовую охрану только после государственной регистрации в Роспатенте. Отсутствие регистрации может привести к тому, что при заимствовании третьими лицами известного, но незарегистрированного бренда, его владельцы не смогут отстоять свои интересы.

Закон о рекламе товарный знак

Любой производитель желает, чтобы его товары и услуги пользовались успехом, чтобы их реклама оказывала максимальное воздействие на потребителя. Для производства такой рекламы необходимо приложить определенные творческие усилия. Во многих случаях используются результаты творчества и иные объекты интеллектуальной собственности третьих лиц. Но нельзя забывать, что их использование должно подчиняться определенным законодательно установленным правилам. В соответствии с Законом Украины «О рекламе» использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Каков же этот порядок и какими законами он регламентирован?

Среди всех объектов интеллектуальной собственности можно выделить объекты, которые чаще других либо представляются в рекламе (товарные знаки, фирменные наименования, объекты патентных прав), либо используются при ее изготовлении (произведения науки, литературы и искусства).

Порядок использования товарных знаков регламентируется Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Товарный знак — обозначение, способное отличать однородные товары разных производителей. Фактически, именно товарный знак является основным объектом рекламы и в результате остается в памяти потребителей. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать его использование третьим лицам. Никто не может использовать охраняемый товарный знак без разрешения его владельца.

Обычно именно рекламодатель является правообладателем в отношении товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке. Однако иногда в рекламе незаконно используется товарный знак, принадлежащий другому лицу. Чаще всего это происходит тогда, когда рекламодатель не знает о наличии у третьего лица прав на представленное в рекламе обозначение, либо он сознательно стремится воспользоваться известностью и популярностью чужого товарного знака, рекламируя товар со сходным обозначением.

Нарушением прав владельца товарного знака признается любое несанкционированное им введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного точно таким же или сходным с ним до степени смешения обозначением, или самого обозначения в отношении однородных с указанными в свидетельстве товарами. Например, к таким действиям может относиться предложение к продаже товара, незаконно обозначенного чужим товарным знаком. Таким образом, если товарный знак или сходное с ним обозначение используется кем-либо в рекламе без разрешения правообладателя, то сама реклама будет являться самостоятельным нарушением исключительных прав. За такие действия может наступить гражданско-правовая, а в некоторых случаях административная и уголовная ответственность. При этом нарушителем будет являться рекламодатель (даже если он сам не производит товары), поскольку именно он вводит товарный знак и товар в хозяйственный оборот и отвечает за содержание информации, предоставляемой для создания рекламы. Но если какое-либо обозначение было незаконно введено и появилось уже в процессе подготовки и оформления рекламы, то нельзя исключать возможность привлечения к ответственности рекламопроизводителя.

В случае нарушения владелец товарного знака вправе требовать от нарушителя прекращения нарушения, возмещения убытков, публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации и осуществления некоторых иных действий.

Таким образом, порядок использования в рекламе товарных знаков заключается в том, что их может использовать только правообладатель (владелец, лицензиат на основании лицензионного договора), либо любое лицо, но только если данный товарный знак еще не получил охрану (не зарегистрирован в Патентном ведомстве Украины).

Однако Закон о рекламе не допускает и недобросовестную рекламу, которая вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров. Поэтому в некоторых случаях использование обозначений (звуковых, изобразительных и др.), которые уже использовались в рекламе другими, не допускается, даже если они не зарегистрированы как товарные знаки.

Законом о рекламе запрещается также заведомо ложная реклама, т.е. реклама, которая умышленно вводит потребителей в заблуждение. Поскольку не указывается, относительно чего потребитель не должен вводится в заблуждение, то следует признать, что использование в рекламе чужого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения отвечает признакам заведомо ложной рекламы.

Нарушением Закона о рекламе является также недостоверная реклама, т.е. реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения, в частности, в отношении товарного знака. Производитель, например, не вправе указывать в рекламе с помощью предупредительной маркировки (буквы «R» в кружке) или иным образом на то, что знак зарегистрирован, если в действительности он не внесен в Государственный реестр товарных знаков.

Следует также отметить, что все указанные действия, кроме того, что они нарушают Закон о рекламе и Закон о товарных знаках, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией на основании Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

В связи с вышесказанным можно посоветовать производителям использовать только свои обозначения и заботиться об их охране. И Закон о товарных знаках предоставляет достаточно большие возможности для защиты законных интересов в сфере рекламы, поскольку в качестве товарных знаков могут выступать и регистрироваться не только логотипы, названия, этикетки, но и рекламные слоганы, звуковые обозначения. Это позволяет производителям наиболее эффективно продвигать свой товар на рынок, используя в рекламе товара оригинальные обозначения, являющиеся объектами исключительных прав. Например, в качестве товарного знака для кофе был зарегистрирован фрагмент произведения Чайковского.

Во многом все вышесказанное может относиться и к фирменному наименованию, поскольку оно также является средством индивидуализации и объектом исключительных прав.

Сегодня многие субъекты предпринимательских отношений, в т.ч. — иностранные юридические лица, указывают свои фирменные наименования и товарные знаки на иностранных языках. В соответствии с Законом о рекламе на территории Украины реклама распространяется на украинском языке, за исключением определенных случаев. Это положение является причиной многих конфликтов, связанных с использованием фирменных наименований и товарных знаков на иностранном языке.

Одним из предусмотренных законом исключений является использование зарегистрированного товарного знака. Если товарный знак зарегистрирован на иностранном языке, то никто не может воспрепятствовать его использованию, в том числе в рекламе.

С фирменным наименованием правовая ситуация несколько сложнее. Так, одна организация указала свое наименование на английском языке на вывеске перед входом в занимаемое помещение, поскольку ее уставом предусматривался такой вариант использования фирменного наименования. Антимонопольный комитет Украины (АМК) признал, что указание наименование организации в месте ее нахождения таким способом отвечает общему определению рекламы, сформулированному в Законе о рекламе. Поэтому фирменное наименование должно быть указано на украинском языке. Организация обратилась за защитой своих прав в суд, который оставил решение АМК в силе. Апелляционная инстанция оба решения отменила, руководствуясь тем, что размещение уличной вывески с фактическим наименованием юридического лица у входа является общераспространенной практикой и соответствует сложившимся обычаям делового оборота. Фирменное наименование индивидуализирует юридических лиц как участников гражданско-правовых и публично-правовых отношений, его указание на вывеске (табличке) по месту нахождения преследует не рекламные цели, и не может рассматриваться как реклама. Поэтому в таких случаях не должны предъявляться требования указания фирменного наименования на украинском языке.

В рекламируемых товарах часто воплощаются объекты патентных прав: изобретения, полезные модели (улучшения средств производства, предметов потребления, а также их составных частей), промышленные образцы (решения внешнего вида). В телевизионной и иной рекламе мы часто видим лекарственные препараты, устройства и др. объекты, которые запатентованы как изобретения, а также различные изделия, внешний вид которых запатентован как промышленный образец.

Порядок использования объектов патентных прав регулируется законами о защите прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и сорта растений (патентные законы). Именно к ним отсылает Закона о рекламе, когда в рекламе речь идет о защищенных патентом изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах.

В соответствии с патентными законами патентообладателю принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом изобретения, промышленного образца, полезной модели. При этом под использованием понимается введение в хозяйственный оборот созданного с применением изобретения, полезной модели, промышленного образца продукта или применение охраняемого патентом способа.

Несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение запатентованного способа, — все это является нарушением исключительного права патентообладателя. Нарушением также является введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

Таким образом, сама реклама продукта, который содержит защищенный патентным законодательством объект, представление его на выставке, могут являться нарушением исключительных прав патентообладателя, если осуществляется без его разрешения. Разрешение оформляется заключением лицензионного договора. Действия получателя прав (лицензиата), прямо не предусмотренные договором, не разрешенные законом или существующей практикой, являются нарушением патентных прав. Поэтому разрешение на рекламу следует включать в лицензионный договор, если стороны сочтут это условие существенным.

В патентном праве важнейшим понятием, определяющим патентоспособность, является новизна, т.е. неизвестность из мирового уровня техники, в который включаются все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи заявки. Реклама может являться средством раскрытия тех сведений, с учетом которых определяется новизна, а в отношении изобретения — и изобретательский уровень. В силу этого иногда (особенно за рубежом) рекламу используют для того, чтобы исключить возможность патентования конкурентами тех или иных решений, раскрывая важную информацию. К сожалению, в Украине зачастую предприниматели своей же собственной рекламой неосознанно лишают именно себя возможности получить необходимый им патент на то или иное решение, раскрывая информацию об устройстве, промышленном образце. Потом они обращаются к специалисту, который констатирует, что если и возможно получить охранный документ, то он будет уязвим с юридической точки зрения. Хотелось бы очередной раз отметить: не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности раскрытие информации автором, заявителем или любым лицом, получившим от них эту информацию, но только если заявка на соответствующий объект подана не позднее 12 месяцев с даты раскрытия информации.

Указывать в рекламе на то, что продукт защищен патентом, можно только в том случае, если это соответствует действительности. В противном случае, такая реклама будет являться недостоверной и считаться актом недобросовестной конкуренции. Иногда патентом защищаются сами рекламные носители (стенды и т.д.).

Чтобы создать качественную рекламу, необходимо приложить определенные творческие усилия. Эти усилия приводят к тому, что реклама становится творческим произведением, выраженным в какой-либо объективной форме, а значит — объектом авторского права. Часто при создании рекламы используют произведения, созданные кем-либо ранее.

Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений, регулируются Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах». В данном случае можно выделить два основных вопроса: вопрос защиты авторских прав на рекламу и вопрос использования в рекламе произведений третьих лиц.

В Законе о рекламе отмечается, что реклама может полностью или частично являться объектом авторского права и смежных прав. В этом случае авторские права и смежные права подлежат защите в соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» (далее — Закон об авторском праве). В каких же случаях реклама является объектом авторского права?

В соответствии с указанным законом авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. О творческой деятельности при создании произведения говорит аналогичный признак результата, который выражается в оригинальности (неповторимости) произведения. Именно поэтому в рекламе, как и в любом произведении, авторским правом не охраняются идеи, методы, способы, концепции, факты, а также другие неоригинальные элементы, которые могут появиться при параллельном творчестве.

Реклама — это информация. Она может представляться в форме следующих объектов авторского права, прямо указанных в Законе об авторском праве, или содержать их:
— литературных произведений (оригинальные рекламные сообщения, касающиеся физического или юридического лица, товаров, идей, начинаний, выраженные письменно или устно);
— музыкальных произведений;
— аудиовизуальных произведений (например, рекламные видеоролики);
— произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксов и других произведений изобразительного искусства (например, наружная реклама);
— фотографий (например, фотографии товара в печатных рекламных изданиях);
— других произведений, перечень которых не закрыт.

Следует отметить, что не являются объектом авторского права сообщения, имеющие информационный характер. Поэтому, если рекламное сообщение не выражено в оригинальной форме, а лишь сообщает о достоинствах товара, то оно не охраняется авторским правом.

Авторское право состоит в совокупности исключительных прав личного неимущественного характера и имущественных прав. Оно распространяется как на произведение в целом, так и на его часть, которая отвечает всем предъявляемым Законом об авторском праве требованиям и может использоваться самостоятельно.

Личные неимущественные права принадлежат автору (физическому лицу, творчеством которого создано произведение). Они неотчуждаемы и заключаются в праве считаться автором, праве на имя, праве на обнародование, праве на защиту произведения от посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора.

Имущественные права заключаются в исключительном праве на использование произведения в любой форме и любым способом. Таким образом, никто не может использовать рекламное произведение или его часть, будь то рекламный ролик, фотография, рисунок, образ или какой-либо иной объект, без разрешения правообладателя.

Правообладателем может являться автор, его работодатель, иной правопреемник на основании Закона (например, наследники) или договора. Обычно правообладателем в отношении рекламного произведения является рекламодатель. Однако для того, чтобы он обладал имущественными правами и был правообладателем, необходимо, чтобы автор был его работником с соответствующими служебными обязанностями либо с автором (рекламопроизводителем) был заключен авторский договор. Следует отметить, что авторами аудиовизуального произведения (например, видеоролика) являются режиссер-постановщик, автор сценария, автор музыкального произведения, специально созданного для этого произведения. Нередки случаи, когда рекламодатель не может защитить свои права в силу того, что не урегулировал свои отношения с автором(ами) или рекламопроизводителями при создании рекламы.

Обычно рекламодатель не заинтересован в том, чтобы в рекламе указывалось имя автора. Поэтому рекомендуется в авторском договоре предусматривать, что произведение может использоваться анонимно (без указания имени автора). В противном случае, будет нарушено одно из личных неимущественных прав.

В случае нарушения своих авторских прав на рекламу рекламодатель вправе требовать от нарушителя признания прав, восстановление положения, существовавшего до нарушения права и прекращения правонарушения, возмещения убытков, включая упущенную выгоду, выплаты компенсации в сумме от 10 до 50000 МЗП вместо возмещения убытков, а также принятия иных мер, предусмотренных Гражданским кодексом Украины.

Также нарушение авторских прав на рекламу путем использования рекламного произведения в рекламе третьих лиц обычно порождает нарушение в соответствии с Законом о рекламе (недобросовестная реклама).

Вторым важным вопросом, с которым сталкиваются рекламодатели и рекламопроизводители, является вопрос использования в рекламе произведений, созданных третьими лицами ранее. Часто в рекламе для усиления ее воздействия на потребителей используются известные произведения науки, литературы и искусства.

Для того, чтобы использовать чужие произведения в рекламе, необходимо заключить авторский договор с обладателем исключительных имущественных прав в отношении них. Поэтому если при производстве рекламы в нее включаются фотографии, музыка, рисунки или иные произведения, созданные не самим рекламопроизводителем, то следует учитывать, что их бездоговорное использование скорее всего будет являться правонарушением. При этом закон требует четкого и прямого указания в авторском договоре всех прав, которые передаются.

Перед заключением авторского договора следует удостовериться, не истек ли срок действия авторских прав на произведение, которое собираются использовать. Срок действия имущественных авторских прав по общему правилу равен периоду жизни автора и 70 лет после его смерти.

Поскольку рекламодатель использует в своей рекламе произведения, то он будет нести ответственность в случае нарушения авторских прав в большей степени, чем рекламопроизводитель, который получил вознаграждение за созданную рекламу. Поэтому при заказе на производство рекламного произведения рекламодателю рекомендуется переложить свою долю ответственности на рекламопроизводителя, который в таком случае вряд ли станет заимствовать чужие произведения при выполнении заказа.

Автору, как уже говорилось, принадлежит личное право на неприкосновенность своего произведения. После смерти автора защиту этого права бессрочно могут осуществлять его наследники. Поэтому следует воздерживаться от серьезного искажения в рекламе произведения, особенно такого, которое может причинить ущерб чести и достоинству автора. В отношении известнейших произведений это требование прямо указано в Законе о рекламе, в соответствии с которым не допускается неэтичная реклама, которая порочит объекты искусства, составляющие национальное или мировое культурное достояние.

Таким образом, в сфере рекламы государством также защищены права в отношении объектов интеллектуальной собственности. Остается надеяться, что нарушений исключительных прав в данной области будет с каждым годом все меньше и меньше, что сделает отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы, еще более цивилизованными.

Товарные знаки в рекламе

11 сентября 2017 г. директор юридического департамента Европейской Медиагруппы, Член Экспертного совета ФАС РФ и УФАС Москвы по недобросовестной конкуренции и рекламе, эксперт АНО «Новые русские медиа» Дмитрий Григорьев выпустил книгу «Законы рекламы. Право для маркетинга. Правовые основы рекламы в России и СНГ».

По договорённости с автором «Новые русские медиа» публикуют некоторые фрагменты книги, касающиеся правовых аспектов интеллектуальной собственности в рекламе.

Кстати, саму книгу можно приобрести на сайте издательства.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РЕКЛАМЕ

Вопрос использования в рекламе товарных знаков, особенно чужих, требует отдельного освещения. Прежде всего, необходимо понимать, что по смыслу ст. ст. 1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. К действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (ст. 1494 ГК РФ). По общему правилу, установленному ст. 1229 ГК РФ, использование товарного знака без согласия правообладателя не допускается.

Нарушением данной нормы будут являться действия, в результате которых рекламодатель будет использовать чужой товарный знак для индивидуализации собственных товаров или услуг без согласия правообладателя, создавая впечатление у потребителя, что он является производителем товара под данным товарным знаком, соответственно, отсутствие факта использования товарного знака для индивидуализации своих товаров и услуг означает, что отсутствует и нарушение исключительного права [1] .

Не будет нарушением исключительного права на товарный знак и его упоминание в общеупотребительном смысле. Как было установлено в ходе одного из дел, в 2014 году на телеканалах России начала транслироваться аудиовизуальная реклама сети ресторанов быстрого питания «KFC», в звуковом ряде которой было использовано словосочетание «Палочки оближешь». Правообладатель товарного знака «Палочки оближешь» обратился в суд с иском к ресторану. Суды, отказывая в удовлетворении иска, указали на то, что само по себе упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака [2] .

При этом с учетом особенностей отечественного процесса крайне важно, возражая на необоснованную претензию об использовании товарного знака в рекламе, в случае когда товарный знак использовался в информационных целях, например для указания места нахождения лица, с самого начала рассмотрения дела заявлять о том, что товарный знак не используется для индивидуализации товаров.

Так, в одном из дел истец являлся правообладателем комбинированного товарного знака «МИТРО Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино»». Охраняемыми элементами товарного знака помимо графического изображения являются слова «МИТРО» и «Останкино». Ответчик на сайтах без разрешения истца использовал обозначение «Останкино», сходное до степени смешения с названным товарным знаком истца, рекламируя свою организацию и оказываемые ею услуги.

Истец, полагая, что ответчик своими действиями нарушил его исключительное право на указанный товарный знак, обратился в суд с настоящим иском. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск, взыскав с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 руб.

В кассационной жалобе ответчик впервые заявил довод о том, что спорное обозначение «Останкино» было использовано им не в целях индивидуализации его услуг, а для цели обозначения его места нахождения.

Суд кассационной инстанции не принял данный довод, указав, что ответчик ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не заявлял доводы о том, что слово «Останкино» использовалось им в качестве указания на место проведения мероприятий, а не наименование организации − заявителя кассационной жалобы. При этом в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения ответчика о настоящем судебном процессе, однако ответчик в судебные заседания не являлся, свою правовую позицию по делу не выразил, каких-либо документов в ее обоснование не представил [3] .

А как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств.

Очевидно, что решения судов первой и апелляционной инстанций неверны, но пассивное поведение ответчика привело к тому, что суд кассационной инстанции не смог помочь ему исправить ошибки нижестоящих судов.

Но российские компании все же часто используют чужие товарные знаки в своей рекламе, например, автосервисы в рекламе своей деятельности используют товарные знаки автопроизводителей, в отношении которых они готовы провести сервисное или ремонтное обслуживание. Безусловно, не всем автопроизводителям нравится подобное бесконтрольное использование их брендов, что порой перетекает в судебные споры.

Соответственно, на практике возникает вопрос: возможна ли ситуация, когда в рекламе допускается использование чужого товарного знака без согласия правообладателя?

В некоторых зарубежных правопорядках несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе напрямую квалифицируется как правонарушение. Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 года, Закон Великобритании о товарных знаках 1994 года. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного словесного обозначения в рекламе на радио, как способного ввести в заблуждение потребителя.

Президиум ВАС РФ, рассмотрев одно из таких дел, сформулировал правовую позицию, согласно которой в рекламе собственной деятельности рекламодателя допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака [4] . Данную позицию ВАС РФ закрепил в п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»».

То есть если организация имеет свою группу в социальной сети, и в своей рекламе она использует товарный знак данной соцсети для информирования потребителей об адресе своей группы в данной соцсети, то ей не требуется получения согласия соцсети на использование ее товарного знака, поскольку при таком использовании товарного знака у потребителя не возникает представления, что данная компания является владельцем соцсети.

Между тем закрепление данного подхода на уровне высшей судебной инстанции не принесло стабильности в практику, как в административную, так и судебную. Некоторые УФАС по-прежнему довольно формально подходят к оценке использования чужих товарных знаков в рекламе. Так, 20 декабря 2016 года решениями Комиссии Тывинского УФАС России ИП, ООО «Новация», ООО «Партнер» признаны виновными в нарушении требований п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе за использование чужого товарного знака без согласия правообладателя. По результатам проведенного Тывинским УФАС России мониторинга наружной рекламы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе, распространяемой на территории города Кызыла, выявлены рекламы, размещенные на рекламных баннерах с использованием графических изображений товарных знаков известных автопроизводителей TOYOTA, MITSUBISHI MOTORS, NISSAN, HONDA, MAZDA, MERCEDES-BENZ, BMW, AUDI, OPEL, RENAULT, LIFAN, SUBARU, KIA, HYUNDAI, FORD, MAZDA, VOLKSWAGEN, DAEWOO, ACURA, LEXUS без согласия правообладателя.

Очевидно, что в данном случае рекламодатель не выдавал себя за правообладателя, а лишь информировал потребителей о своей деятельности в отношении данных марок авто, у потребителя такая реклама воспринималась как сообщение независимого услугодателя. Поэтому с таким решением нельзя согласиться [5] .

В судебной практике также встречаются и иные подходы. Одним из таких примеров является дело по иску компании LOUIS VUITTON MALLETIER к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» о прекращении нарушения исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков.

Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике «Встреча» сока «Сокос» использовал товарный знак, принадлежащий истцу: по ходу рекламного ролика в кадре появлялись сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца.

В другом споре ритейлеров «М-Видео» и «Белый ветер цифровой» суд рассматривал правомерность рекламной акции «Меняем «Ветер» на «Бонус»», при проведении которой во всех магазинах сети «М.Видео» осуществлялась выдача бонусных карт «М.Видео-Бонус» с начислением на них 1000 бонусных рублей при предъявлении в сети магазинов «М.Видео» бонусной карты сети «Белый ветер цифровой» − «Люди ветра. Простое будущее», а зачисление бонусных баллов производилось за сам факт предъявления карты, а не за факт совершения покупок, как в иных случаях. Общество «Белый ветер цифровой» является правообладателем товарных знаков «Белый ветер цифровой», «Люди ветра», «Простое будущее».

При рассмотрении данного спора Судом по интеллектуальным правам сделан вывод о том, что, используя в рекламе не принадлежащие ему товарные знаки, общество «М.Видео Менеджмент» продвигало и формировало у покупателей интерес исключительно к собственной продукции, а не продукции, реализуемой правообладателем используемых товарных знаков, а использование чужих товарных знаков в рекламе собственной продукции направлено на увеличение объема продажи только собственных товаров и на снижение интереса к продукции конкурента, тогда как использование товарных знаков хозяйствующего субъекта-конкурента для привлечения внимания к собственной продукции, при отсутствии разрешения правообладателя, не может признаваться соответствующим требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, так как приводит к перераспределению спроса и создает у общества «М.Видео Менеджмент» преимущества [6] .

Однако данный подход суда представляется необоснованным, поскольку, как указывалось выше, не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

Поскольку ключевое назначение товарного знака — это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы.

Соответственно, любое косвенное размещение, без цели индивидуализации в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным. Так, если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и (или) творческого оснащения используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 ГК РФ.

В качестве примера допустимости такой рекламы приведем пример с «рекламными войнами» крупнейших автогигантов BMW и Mercedes. Однако, размещая такую рекламу, возникает другая проблематика, касающаяся охраны имиджа чужого товарного знака.

Еще одним аподиктическим примером в данной тематике будут дела, посвященные рекламе артистов, которые уходя из известного проекта в сольное творчество, в афишах указывают, что они бывшие участники известного коллектива.

Так в деле А41-50022/2015 обществу «ПЦ «Пропаганда» стало известно о том, что общество «Корстон-Серпухов» осуществляет рекламу мероприятия, связанного с исполнением Ворониной В.В. музыкальных произведений, исключительные права на которые принадлежат истцу, которое должно состояться 18.07.2015 в помещении кафе «THE MOST» на сцене «NEW-YORK». При этом, общество являлось правообладателем товарного знака «ПРОПАГАНДА», в связи с чем общество обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении иска, суды указали, что указание в рекламной продукции на выступление Ворониной В.В., являющейся экс-солисткой музыкальной группы «Пропаганда», является ссылкой на реальные творческие достижения данного исполнителя и не может быть признано незаконным использованием товарного знака истца.

Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента ЕМГ

[1] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09.

[2] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу № А40-47872/2015.

[3] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2017 № С01-115/2017 по делу № А40-84032/2016.

[4] Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94.

[6] Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2016 по делу № А53-3270/2016.

Зарубежная практика

Сегодня использование раскрученных торговых марок известных компаний иными субъектами хозяйствования в своей рекламе — явление весьма распространенное. Такие субъекты (в основном, большие сервисные или торговые центры, кинотеатры, заведения питания) либо обслуживают товары таких компаний, либо используют эти товары в своей деятельности. Это позволяет сделать рекламу более информативной, живой, добавляет авторитета рекламируемому субъекту. Ну а компания, товарные знаки которой используются, получает дополнительную возможность популяризации своих брендов без особых усилий и затрат со своей стороны. То есть ситуация, по большому счету, выгодна для обеих сторон.

В этой связи интересно оценить взаимоотношения двух субъектов с юридической точки зрения, а именно ответить на вопрос: необходимо ли заключать лицензионный договор на использование «чужого» товарного знака в своей рекламе? Следует сразу отметить, что на практике этот вопрос решается неоднозначно: одни компании в обязательном порядке заключают лицензионные договоры на использование товарного знака в рекламе, другие же обходятся вообще без каких-либо договоров или разрешений со стороны владельца знака.

С одной стороны, основы рекламной деятельности на Украине, отношения, возникающие в процессе производства, распространения и потребления рекламы, регулируются не законодательством в сфере интеллектуальной собственности, а Законом Украины «О рекламе» (Закон о рекламе). Этот Закон вообще не предусматривает каких-либо специальных условий для использования товарных знаков в рекламе, как это, к примеру, предусмотрено в статье 4 Закона о рекламе относительно использования объектов авторских и смежных прав: «Использование в рекламе объектов авторских и смежных прав осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины об авторских и смежных правах».

В то же время Закон Украины «Об охране знаков для товаров и услуг» (Закон о знаках), который регулирует отношения, возникающие при приобретении и осуществлении права собственности на знаки для товаров и услуг, тоже не оставляет рекламу без внимания.

В соответствии со статьей 16 Закона о знаках свидетельство на товарный знак предоставляет его владельцу исключительное право на использование такого знака и запрещает другим лицам использовать его без своего согласия, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с частью 4 статьи 16 этого Закона использованием знака признается в том числе и его применение в рекламе. Собственник свидетельства может дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора, в соответствии с частью 8 статьи 16 Закона о знаках.

Однако из этого правила есть исключения, предусмотренные в части 6 статьи 16 Закона о знаках. В соответствии с данными положениями, исключительное право собственника запрещать другим лицам использовать без его согласия, а следовательно, и без лицензионного договора, зарегистрированный знак не распространяется на ряд случаев, в том числе и на некоммерческое использование знаков.

Проблему составляет определение понятия «некоммерческое использование товарного знака», ведь на уровне закона оно не раскрыто. По большому счету, «некоммерческое использование» можно толковать как упоминание товарного знака без цели получения прибыли непосредственно от такового.

Используя в рекламе товарные знаки других компаний, фирма, к примеру, осуществляющая сервисное обслуживание товаров, производимых собственником бренда, или собственник торговых площадей, предоставляемых для реализации товаров под такими товарными знаками, прямой выгоды от этого не получает. В данном случае это скорее предоставление необходимой информации потребителю. Поэтому такое использование товарного знака вполне можно расценить как некоммерческое.

Если возражения относительно использования товарных знаков в рекламе без лицензионных договоров со стороны их собственников редкость, то убедить в правомерности такого использования представителей контролирующих органов бывает сложно.

Так, Антимонопольный комитет Украины, в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона о рекламе осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о рекламе в части защиты экономической конкуренции, может признать такую рекламу недобросовестной. Недобросовестная реклама — это реклама, вводящая в заблуждение потребителей рекламы, причиняющая ущерб лицам, государству, обществу вследствие неточности, недостоверности, двузначности, преувеличения, умолчания, нарушения требований к времени, месту и способу распространения.

С налоговой могут возникнуть проблемы другого рода. Использование в рекламе «чужих» товарных знаков квалифицируется как бесплатное предоставление рекламных услуг. Чтобы избежать негативных последствий, приходится в срочном порядке составлять какое-либо правовое обоснование использования чужих товарных знаков. Это может быть не только лицензионный договор, поскольку его заключение порождает некоторые проблемы в связи с необходимостью уплаты роялти. Можно заключать договор на предоставление рекламных услуг, а также иные, более «удобные» виды договоров, благо Гражданский кодекс Украины позволяет.

Если на Украине однозначного решения проблемы использования чужих товарных знаков в рекламе нет, и судебные споры по этим вопросам вряд ли были, то в Российской Федерации сложилось свое видение решения этого вопроса через расширенное, по сравнению с украинским, толкование принципа исчерпания прав. Показательным здесь является постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ, касающееся порядка использования товарных знаков в рекламе.

Заявитель — фирма «Фольксваген Акциенгезельшафт» — считал, что использование товарных знаков фирмы Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW без разрешения в печатной и наружной рекламе ООО «Аспект-Моторс» нарушает исключительные права фирмы на данные товарные знаки и является недобросовестной рекламой. Антимонопольный орган не признал действия ООО «Аспект-Моторс» по распространению рекламы с использованием зарегистрированных товарных знаков заявителя в ряде печатных изданий, а также в наружной рекламе с указанием товаров (автомобилей), производимых фирмой «Фольксваген АГ», нарушением требований Федерального закона «О рекламе».

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона РФ «О рекламе», использование в рекламе объектов исключительных прав (интеллектуальной собственности) допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» гласит, что регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

По мнению суда, к таким лицам относятся субъекты хозяйствования, специализирующиеся на услугах применительно к этим товарам. Подобные услуги могут отражаться также и в рекламе на территории РФ. В то же время использование товарных знаков другими лицами в их торговой деятельности, по обслуживанию и иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров возможно, если при этом не нарушается законодательство о рекламе, особенно в части требования добросовестности. Как гласит статья 6 Закона РФ «О рекламе», недобросовестной является реклама, в частности, вводящая потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной информации.

Разрешая рассматриваемый спор, суд исходил из следующих позиций.

В наружной рекламе ООО «Аспект-Моторс», не определяя сферы своей деятельности, использовало изображение автомобиля, товарные знаки Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в бледно-серых тонах, как это делала и фирма «Фольксваген АГ» и ее официальные дилеры в собственной рекламе. По мнению суда, это могло ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя товара — фирмы «Фольксваген АГ» — и ООО «Аспект-Моторс», создав впечатление о том, что общество является официальным дилером фирмы. А значит, использование товарных знаков фирмы «Фольксваген АГ» в рекламе общества нарушало требования статьи 6 Закона РФ «О рекламе».

Используя товарные знаки фирмы в рекламе в печатных изданиях, ООО «Аспект-Моторс» указывало, что оно является автоцентром и занимается продажей, сервисным обслуживанием, кредитованием и страхованием автомобилей марки «Фольксваген». Указаний на то, что общество является официальным дилером фирмы «Фольксваген АГ», в рекламе не содержалось. Кроме того, печатная реклама общества отличалась от рекламы производителя автомобилей цветовым и объемным решением. Поэтому суд решил, что возможность смешения, как это было в наружной рекламе, в данном случае не возникает, потребитель воспринимает эту рекламу как рекламу автоцентра. Следовательно, такое использование ООО «Аспект-Моторс» товарных знаков фирмы «Фольксваген АГ» в рекламе соответствует требованиям закона.

Таким образом, в Российской Федерации вполне возможно использование чужих товарных знаков в рекламе обслуживающих компаний, если соблюдаются требования к добросовестности рекламы. Украинскому же законодательству необходимы изменения, которые либо запретят использование чужих товарных знаков в рекламе без лицензионного договора, либо разрешат по тем или иным причинам, но сделают ситуацию менее неопределенной. Таким образом удастся избежать злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

Смотрите еще:

  • Платонов цветок на земле вопросы к рассказу Урок литературного чтения по теме "А.П. Платонов "Цветок на земле". 3-й класс Тема: А.П. Платонов “Цветок на земле”. 1) Формировать навыки выразительного чтения и умение давать […]
  • Ипотека молодая семья какой возраст Возраст членов семьи для участия в программе "Молодая семья" В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их […]
  • Брачный договор свекровь заключение брачного договора после оформления ипотеки Вы действительно можете подписать брачный договор, в котором в числе прочих условий будет указан и режим собственности в отношении […]
  • Реферат система органов государственной власти в рф Органы государственной власти Российской Федерации Главная > Реферат >Государство и право НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра […]
  • Калькулятор просрочки по ст 395 гк рф Калькулятор расчета процентов за пользование чужими денежными средствами (по ст. 395 ГК РФ) Предназначен для расчета процентов, начисляемых за пользование чужими денежными средствами […]
  • Общая характеристика главы 21 ук рф Лекция 7. Преступления против собственности 7.1. Общая характеристика и виды преступлений против собственности Собственность в РФ выступает в форме частной, государственной, муниципальной […]
  • Как написать письмо по русскому языку 2 класс Урок русского языка во 2-м классе по теме «Письмо. Как писать письмо» 1.Познакомить обучающихся с эпистолярным жанром. 2.Формировать навык правильного написания личного письма: дать […]
  • Комментарии к ст 2025 ч1 коап рф Статья 20.25 КоАП РФ - Уклонение от исполнения административного наказания 1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение […]
admin

Обсуждение закрыто.